Vorsicht bei der Benutzung von eingetragenen Marken: BGH betont Zwang zur Benutzung in der eingetragenen Form

26.11.2017 |

In einer vor kurzem Veröffentlichten Entscheidung hat der Bundesgerichtshof (BGH) einen Gesichtspunkt hervorgehoben, der bei der Benutzung eingetragener Marken oftmals in Vergessenheit gerät und zu schwerwiegenden Konsequenzen bis hin zum Verlust der Marke führen kann: Den Zwang zur Benutzung der Marke in der eingetragenen Form.

In dem der Entscheidung zu Grunde liegenden Fall hatte ein Pharmaunternehmen im Jahr 2010 die Wortmarke „DORZO“ in der Klasse 5 unter anderem für pharmazeutische Erzeugnisse angemeldet, die dann auch so eingetragen wurde. Bei der Bezeichnung Dorzo handelt es sich um die Abkürzung für den pharmazeutischen Wirkstoff Dorzolamid.

Aus ihrer Wortmarke „DORZO“ hatte die Markeninhaberin im Jahr 2011 Widerspruch gegen die Marke „Dorzo plus T Stada“ eines Wettbewerbers erhoben, die ebenfalls in der Klasse 5 insbesondere für pharmazeutische Produkte Schutz beanspruchte.

Im Verlauf des Widerspruchsverfahrens erhob die Anmelderin der Marke „Dorzo plus T Stada“ den Einwand der Nichtbenutzung und reichte einen Löschungsantrag ein.

Nach den einschlägigen gesetzlichen Regelungen muss eine Marke vor dem Ablauf von fünf Jahren nach ihrer Eintragung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen in Benutzung genommen werden. Andernfalls verfällt sie, so dass die Rechte aus der Marke nicht mehr durchgesetzt werden können und die Marke auf Antrag eines jeden Dritten gelöscht werden kann.

In diesem Zusammenhang wird allerdings oft nicht beachtet, dass die Marke auch so benutzt werden muss, wie sie eingetragen ist. Zwar sind in diesem Zusammenhang geringfügige Abweichungen zulässig. Keinesfalls darf aber der „kennzeichnende Charakter“ einer Marke verändert werden.

Im vorliegenden Fall hatte die Markeninhaberin die Marke „DORZO“ nun nicht in Alleinstellung, sondern in Kombination mit weiteren Zeichenbestandteilen in Form der Zeichen „Dorzo-Vision®“, „DorzoComp-Vision®“ und „DorzoComp-Vision® sine“ unter anderem wie aus der unten ersichtlichen Abbildung benutzt.

Im Ergebnis gab das Bundespatentgericht dem Löschungsantrag statt, der BGH bestätigte die Entscheidung. Dies mit der zutreffenden Begründung, dass die Marke nicht in der eingetragenen Form, sondern nur in einer Weise verwendet worden ist, die den kennzeichnenden Charakter deutlich verändert hat. Denn eingetragen sei die Marke „DORZO“, während tatsächlich die Bezeichnungen „Dorzo-Vision®“, „DorzoComp-Vision®“ und „DorzoComp-Vision® sine“ benutzt worden seien.

Der zusätzliche Bestandteil „Vision“ wird nach Auffassung des BGH vom Verkehr als ein zusätzlicher, kennzeichnender – also nicht nur beschreibender, oder auf die Firma hinweisender – Bestandteil eines einzigen, möglicherweise aus mehreren Elementen bestehenden Gesamtzeichens verstanden. Hierbei spielte nach Auffassung des BGH eine wesentliche Rolle, dass das „®“ eben tatsächlich nicht hinter dem Zeichen „Dorzo“, sondern hinter dem Begriff „Vision“ angebracht worden war. Dadurch entstehe bei dem angesprochenen Verkehr der Eindruck, als sei das Ganze die Marke, nicht lediglich das Zeichen „Dorzo“. Dass „Vision“ eine eigenständige Bedeutung hat, so dass der angesprochene Verkehr den Begriff „Dorzo“ auch als solchen wahrnehmen könne, ändere daran nichts.

Fazit:

Die Entscheidung des BGH macht die Bedeutung des Zwangs nur Benutzung der Marke in der eingetragenen Form mehr als deutlich und zeigt die einschneidenden Konsequenzen, wenn die Vorgaben nicht beachtet werden.

Wichtig ist, dass die Marke immer möglichst genau in der eingetragenen Weise benutzt wird. Zwar sind geringfügige Abweichungen oder etwa die Benutzung einer Wortmarke in einer bestimmten Schriftart ohne weiteres möglich und unschädlich. Keinesfalls darf die Marke aber mit weiteren kennzeichnungskräftigen Bestandteilen verbunden werden, so dass der Eindruck einer neuen Gesamtbezeichnung entsteht.

In diesem Zusammenhang ist insbesondere zu beachten, dass das ® immer unmittelbar hinter der eingetragenen Marke und nicht etwa wie im vorliegenden Fall hinter den Zusätzen verwendet wird. Denn sonst entsteht der falsche Eindruck, dass es sich bei der Gesamtbezeichnung um die eingetragene Marke handelt.

Dies kann dann nicht nur zur Vernichtung der eingetragenen Marke, sondern auch zu wettbewerbsrechtlichen Angriffen unter dem Gesichtspunkt der Irreführung führen.

Wenn die rechtserhaltende Benutzung zweifelhaft ist, sollte der Sicherheit halber grundsätzlich eine Neuanmeldung erfolgen. Die Kosten hierfür liegen in aller Regel um ein Vielfaches unter dem durch die Vernichtung der eingetragenen Marke entstehenden Schaden.

Dr. Michael Heinrich

 



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